实用新型专利申请的初步审查中常见这4类实质性缺陷

 

我国的实用新型专利吸引了大量申请人，但近几年实用新型专利的授权率逐渐下降。在电学领域的实用新型的初步审查中，审查员在审查意见通知书中经常指出以下几类主要实质性缺陷，下面笔者对其进行简单分析。

保护客体的问题

我国《专利法》第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。即，实用新型专利只保护产品，所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。

审查员指出实用新型专利申请不符合保护客体的问题后，专利代理师（下文简称代理师）需仔细分析审查员基于什么基础得出该专利申请不符合实用新型保护客体的问题。

例如，分析审查员认为该专利申请保护的主题不是产品、未反映出产品在形状和/或结构上的变化、不是技术方案、还是不是适于实用的新的技术方案。然后在此基础上分析判断审查员的这种认定是否合理。

若代理师认为审查员的认定不合理，则可以有针对性地做出争辩；若代理师认为审查员的认定合理，则考虑需要对权利要求进行针对性修改和答复，否则，该实用新型极有可能会被驳回。

另外，被审查员指出不符合保护客体的问题的大多数是涉及计算机领域的实用新型专利申请中，代理师通常采用模块或者模块加上功能性限定的方式来撰写权利要求，以规避计算机程序方面的限定。

但是由于功能性限定不是直接限定产品的形状、构造特征，容易被审查员认为存在保护客体的问题。
因此，代理师在撰写该类案件时，若评估该案技术方案的核心发明点仅在于软件方法的改进，则需要告知申请人此申请会被审查员认定存在保护客体的问题，不建议申请实用新型。

单纯组成式写法
若审查员认为权利要求中只列出了所要求保护的产品的组成部件，而没有限定各组成部件之间的关系，则会被审查员认为未清楚地限定该实用新型。

针对此情况，代理师应当修改权利要求，进一步限定各组成部件之间的关系。例如，添加它们之间的必要连接关系，可以不局限于说明书中给出的具体实施方式。
另外，在修改权利要求的同时，应当对说明书中的技术方案作相适应的修改。

单纯功能限定
若审查员认为权利要求中虽然写明了各部件之间的结构关系，但其与最接近现有技术的区别仅是其中某一或某些部件采用了现有技术中一种未使用过的新材料，或者对这些部件从材料性能方面加以限定，则会被审查员认为其未反映出与现有技术在结构上的不同。

针对上述情况，代理师可以考虑采用以下两种措施：

一、对该实用新型所要求保护的主题进行修改，将那些对部件从材料性质上进行限定的特征删去，与此同时对其从结构上作进一步限定，以反映出其在结构上与最接近现有技术的区别；

二、重新申请一件发明专利申请，要求该实用新型专利申请的优先权。

单一性问题

审查员指出此类问题可能是由于该实用新型中的多项独立权利要求之间没有相同的或相应的特定技术特征。

针对上述情况，代理师若认为多项独立权利要求之间的确不具有相同的或相应的特定技术特征，则对本申请考虑删除其中一项或多项权利要求以克服单一性的问题，同时考虑进行分案。

如果代理师认为多项独立权利要求之间具有相同的或相应的特定技术特征，则可以选择意见陈述或电话讨论的方式，与审查员交换意见，以争取说服审查员改变观点。

综上，针对上述被审查员认为主要实质性缺陷，在答复时若进行针对性修改和答复，克服上述问题的概率还是很大的。但最好是在专利申请前已经克服上述问题，实用新型直接授权，那就更棒了。
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