什么是美国专利申请中的“不正当行为”

 

近年来，知识产权尤其是专利的重要性已经被愈来愈多的企业所熟知。很多企业都在研发和生产阶段进行大量的专利申请和专利布局，以便在保护自己的知识产权成果的同时阻击竞争对手。现如今，一个企业拥有的专利数量，不仅仅是对企业研发成果的法律保护，也是获得高新企业荣誉、上市融资、产品宣传的重要工具。

流程和实体方面差异巨大，国内申请人若是稍不注意，很可能在美国获得的专利仅仅是废纸一张而无法获得真正的有效保护。随着企业规模的不断发展壮大，其业务已经走出国门遍布海外。由于专利的地域性限制，如果想在国外收到专利保护，则必须在当地进行专利申请。美国是众多企业的海外目标申请国之一。但由于中美两国的专利法在

该专利的任何美国专利法规定，如果申请人（发明人）在专利申请期间有不正当行为（inequitable conduct），则可以导致专利无法执行。所谓的专利无法执行，与专利无效（invalidity）并不相同。如果一件专利在侵权判定期间被判定为具有“不正当行为”，等价于从司法层面免除了该专利的保护效力，以后对侵权行为均可得到豁免。虽然没有通过专利局撤销其专利登记，却与专利到期后进入公共领域的情形没有区别。并且，这种撤销是涵盖专利整体的，其意味着包括所有权利要求在内的整个专利不再被提供任何司法救济，甚至延展到该专利的后续申请案。而无效可能只作用于整个权利要求范围中的一个或几个权利要求。

换言之，一件美国专利如果想得到保护，则必须是“有效的”且“可执行的”。如果专利在无效或诉讼程序中被认定为专利无效，则侵权不成立。同理，如果专利在诉讼程序中被认定为在申请期间具有“不正当行为”导致专利无法执行，则同样可以认定侵权不成立（但专利权仍旧有效）。

那么什么是“不正当行为”呢，对于中国国内申请人来说，一般有两种情况，一种是“欺骗隐瞒式的填写发明人宣誓”，一种是“欺骗隐瞒式的不提交与专利授权密切相关的现有技术资料”。

不正当行为通常需要满足一点或两点：（1）具有欺骗USPTO的特定意图；（2）but-for materiality,亦即如果不是因为疏忽等原因而没有提供该现有技术资料，则专利无法获得授权。也就是说，如果提交了该材料（material），则美国专利商标局不会批准该专利的授权。

关于欺骗意图，需要证明“申请人知道该参考文献，知道该参考文献是重要的，并做出了故意隐瞒该参考文献的决定。欺骗意图必须是能够从证据中得出的最合理的推论。

案例1：在再生元制药公司诉MERUS N.V.的案件中，美国联邦巡回上诉法院在2017年7月27日的判决意见中认为，依据在所得专利的专利申请期间的行为，专利是不可实施的无法执行。具体而言，法院认为专利申请人（即现在的专利权人）在申请期间并未向美国专利商标局（USPTO）披露已知的四项引证文件，这违背了其披露义务，因此判断专利无法执行，侵权不成立

因此通常情况下，对于中国专利申请人来说，对于来自中国母案申请的审查意见通知书中所引用的任何引证文件，以及有关的国外同族专利（例如EPO专利申请）相关的引证文件，最好都进行提交给美国专利局作为IDS提交（信息披露文件），避免以后在侵权官司中陷入被动。

案例:2：在美国几个月前的一次专利侵权判决中，涉及一对夫妻。妻子是涉案专利的真正的发明人但她不是美国人，丈夫并非共同发明人但拥有美国国籍。夫妻二人错误地认为“如果某个发明人是美国人，那么该专利在授权后就可以得到更好的保护，法院会更强力的协助打击尤其来自海外的侵权产品”，因此妻子“明知故犯”的将丈夫作为共同发明人并填写了“发明人宣誓书”（美国专利申请的必要文件之一）。法官后来裁定，由于该带有欺骗且意图获得额外利益的“不正当行为”导致专利无法执行，由此判决侵权方侵权不成立。

目前绝大部分国内客户申请海外专利，主要目的还是仅仅为了授权，并因此获得相应的产品宣传和企业上市融资等需求，并没有真正利用国外专利进行维权的目的。然而随着企业对海外专利的越来越重视，对于海外专利的种种规定也应更加了解，避免花了巨额代理费而最终获得了废纸一张！